明確依職權審查 完善審查標準 調整保護客體
——對實用新型初步審查相關修改內容的解讀
明確依職權審查職能，提高審查效率
《專利審查指南》第一部分第二章第2節(jié)審查原則中，在程序節(jié)約原則部分增加了“對于申請文件中的缺陷可以通過依職權修改克服的申請，審查員可以不發(fā)出補正通知書”。在實際審查工作中，出于有利于申請人的目的，審查員通常對申請文件中可以通過依職權修改克服所有缺陷的申請，不發(fā)出補正通知書，而依職權對這些缺陷進行修改使其符合授權條件后，直接發(fā)出授予專利權通知書。事實表明，上述做法能較大程度地縮短審查周期，提高審查效率，節(jié)約審查程序。但該做法在修改前的審查指南中沒有明確規(guī)定。本次修改后，將申請文件中的缺陷均可以通過依職權修改的申請的處理寫入到程序節(jié)約原則中，是對程序節(jié)約原則內容的完善。同時，將審查實踐中較為成熟的做法納入到《專利審查指南》的正式規(guī)定中，以形成規(guī)范性的審查指導。
完善對明顯實質性缺陷及駁回申請條件的審查標準
第一部分第二章第3.3節(jié)的主要修改在于，在審查意見通知書的內容第（2）點增加了“對申請文件存在明顯實質性缺陷的事實，必要時還應結合有關證據進行分析”。該修改是對審查意見通知書內容的完善，同時也是對缺陷事實分析需要使用證據的情形的補充，其強調了，必要時，審查員還應當結合有關證據進行分析。例如，如果申請文件明顯不具備新穎性，則審查員還應當結合對比文件對其不具備新穎性的事實進行分析。
對第3.5節(jié)申請的駁回中的修改主要涉及如下方面：
在第3.5.1節(jié)分2段分別指明發(fā)出審查意見通知書和補正通知書后不同的駁回條件。同時強調“指定的期限內”的答復文件是審查員的審查依據，修改前審查指南未強調這一點，在審查過程中審查員通常對答復文件是否在期限內提交不作判斷，容易導致審查所依據的文本錯誤。
明確發(fā)出審查意見通知書后的駁回條件。修改后的《專利審查指南》寫明發(fā)出審查意見通知書后，如果申請人沒有進行實質性的修改，審查員可以直接作出駁回決定；如果申請人針對通知書指出的缺陷進行了修改，即使缺陷仍然存在，也應當再次給予申請人修改或陳述意見的機會。原則上，審查員不能僅發(fā)出過一次通知書后作出駁回決定，這樣也是和實質審查的相關規(guī)定保持一致。
在駁回決定正文的駁回理由部分，強調實用新型作出駁回決定所依據的條款應當在專利法實施細則第44條所列的法律條款中。實用新型與發(fā)明不同，在專利法實施細則里沒有專門的法條指明駁回條款，因此在《專利審查指南》中予以明確。
在駁回決定正文的駁回理由部分，根據專利法實施細則第44條的規(guī)定，對涉及明顯實質性缺陷的條款作適應性和完整性修改，增加了專利法第5條（違反法律等）、專利法第20條第1款（對外申請的保密審查）、專利法第22條第2款（新穎性）、專利法第22條第4款（實用性）、專利法第25條（不授予專利權主題）、專利法實施細則第20條（必要技術特征）、專利法實施細則第43條第1款（分案超范圍）。
為了提高授權穩(wěn)定性，防止重復授權，專利法實施細則第44條在實用新型初步審查的內容中增加了對新穎性的審查。因此，此次修改增加了本節(jié)關于新穎性的審查，內容如下：
初步審查中，審查員一般不通過檢索來判斷實用新型是否明顯不具備新穎性。審查員可以根據未經其檢索獲得的有關現有技術或抵觸申請的信息判斷實用新型是否明顯不具備新穎性。
但是，實用新型涉及非正常申請的，例如明顯抄襲現有技術或者屬于內容明顯實質相同的專利申請重復提交，審查員應當根據檢索獲得的對比文件或者其他途徑獲得的信息判斷實用新型是否明顯不具備新穎性。
此次修改，在《專利審查指南》中明確規(guī)定對于明顯不具備新穎性的實用新型申請，初步審查可以依據專利法第22條第2款的規(guī)定進行審查。此節(jié)修改需關注以下3點：
一是初步審查中“一般不通過檢索來判斷”現有技術狀況，僅在特定情況下才進行檢索并進行新穎性審查；因此，對于大多數實用新型申請，初步審查僅依據說明書中所描述的背景技術進行新穎性審查。
二是審查員未經檢索獲得現有技術或抵觸申請信息的，應當基于這些信息進行新穎性審查，不再僅基于說明書中所描述的背景技術進行新穎性審查；《專利審查指南》中列出了可獲得信息的4種具體情形。
三是對于認定為非正常申請的實用新型申請，審查員應當進行新穎性審查，即進行檢索并根據檢索所獲得的對比文獻或其它信息來判斷其是否明顯不具備新穎性；這是唯一要通過檢索進行新穎性審查的情形，主要是為了加大對非正常申請的打擊力度。
為了提高實用新型專利的授權質量，專利法實施細則第44條在實用新型初步審查的內容中增加對實用性的審查。因此，此次修改增加了本節(jié)關于實用性的審查。自專利法實施以來，實用性審查一直是實用新型初步審查范圍，在修改前的指南中，由于專利法第22條第4款不是實用新型初步審查范圍，對于類似永動機等不具備實用性的申請，都是適用原專利法實施細則第2條第2款予以駁回。由于原專利法實施細則第2條第2款是關于實用新型保護客體的規(guī)定，用該條款審查實用性在法理上并不恰當。此次修改后，涉及實用性的審查適用專利法第22條第4款的規(guī)定，審查標準不變，仍與發(fā)明實質審查相同。
適應細則變化，調整保護客體的審查標準
在第6節(jié)中對實用新型保護客體的審查的修改涉及如下方面：
從實用新型定義來說，實用新型保護客體應當滿足“產品”、“形狀、構造及其結合”和“技術方案”三要素，其中，“形狀、構造及其結合”要素中包含3個并列條件：“形狀”、“構造”及“形狀和構造”，客體審查中有關“形狀、構造及其結合”只要滿足上述三者之一即可，并不要求權利要求中既包含對產品形狀提出的改進，又包含對產品構造提出的改進。修改后的《專利審查指南》將“產品的形狀”與“產品的構造”合并為一節(jié)，即“6.2產品的形狀和/或構造”，并且針對小節(jié)題目增加說明：“實用新型應當是針對產品的形狀和/或構造所提出的改進”，用以明確客體審查中有關形狀、構造及其結合只要滿足三方面中的一方面即可。由于在專利法實施細則第44條第1款中擴大了實用新型初步審查范圍，即增加了對專利法第22條第2款和第4款的審查，所以在實用新型審查中對于明顯不具備新穎性和實用性審查可以依據專利法第22條第2款和第4款，而不再依據原專利法實施細則第2條第2款即新專利法第2條第3款中的“適于實用的新的”進行審查，因此將原第6.5節(jié)刪除，相關內容寫入第11、12節(jié)。
在第6節(jié)首先明確專利法第2條第3款中實用新型的定義，修改后的《專利審查指南》增加了一句“這是對可以獲得專利保護的實用新型的一般性定義，而不是判斷新穎性、創(chuàng)造性、實用性的具體審查標準”，明確專利法第2條第3款是對于實用新型保護客體的一般性定義，與判斷新穎性和實用性等專利性條件的審查無關。
在“6.1實用新型只保護產品”中，將“應當注意”的內容進行了修改，從正反兩個方面作了明確的規(guī)定，使得行文條理清晰，便于理解；同時，將修改前指南第7.4節(jié)關于權利要求書的審查第（9）項納入“應當注意”的內容。修改前指南涉及“以現有技術中已知方法名稱來限定產品的形狀、構造是允許的，例如，以焊接、鉚接等……，不屬于對方法本身提出的技術方案。”相同的內容在第6節(jié)和第7節(jié)中對應不同的法律依據，即原專利法實施細則第2條第2款和第20條第1款，易造成適用法條的混淆及審查標準不統(tǒng)一，因此修改后指南將涉及“方法”的內容都歸入保護客體的審查，刪除原第7.4節(jié)第（9）項的內容，將其納入“6.1實用新型只保護產品”中。
在“6.2.2產品的構造”中，將“應當注意”的內容進行了修改，從正反兩個方面作了明確的規(guī)定；同時，將原第7.4節(jié)第（8）項的內容納入本節(jié)“應當注意”的內容中。修改理由同上。
將6.3節(jié)中“建筑平面設計圖”的舉例予以刪除。在實用新型審查中，有些涉及建筑物的申請，盡管其附圖是以“建筑平面設計圖”形式提交的，如果其解決了技術問題，仍然屬于技術方案，不應該排除在實用新型保護客體之外，因此該舉例不太恰當，予以刪除。
細化對申請人提交文件的要求
在第7.3節(jié)中增加必須有附圖的規(guī)定：（10）說明書附圖中應當有表示要求保護的產品的形狀、構造或者其結合的附圖，不得僅有表示現有技術的附圖，也不得僅有表示產品效果、性能的附圖，例如溫度變化曲線圖等。增加此規(guī)定主要是根據專利法實施細則第17條第5款作適應性修改。修改前指南中沒有關于實質上無附圖的審查規(guī)定，具體審查中對于實用新型實質上無附圖的情形依據專利法第26條第3款（說明書清楚、完整）或者專利法實施細則第39條（受理條件）審查，均欠合理。今后類似缺陷直接適用專利法實施細則第17條第5款。如果申請不符合專利法實施細則第17條第5款規(guī)定，發(fā)出補正通知書。申請人補交附圖的，應按照專利法第33條的規(guī)定審查其是否修改超范圍；申請人不補交附圖的，以不符合專利法實施細則第17條第5款的規(guī)定駁回。
在第7.4節(jié)中增加關于權利要求中圖形特征的規(guī)定：（8）權利要求中一般不得含有用圖形表達的技術特征。在權利要求中采用圖形表達的技術特征通常會導致權利要求的保護范圍不清楚；并且審查標準也很難明確規(guī)定在權利要求中允許哪些圖形特征。因此，此次修改規(guī)定權利要求中一般不得含有用圖形表達的技術特征，其中“一般”一詞主要是為了排除有些可以使用計算機打印出的非中文字符。
在第8.2節(jié)中基于專利法實施細則第51條第3款的修改，并參考指南第二部分的相關章節(jié)進行了適當的修改。
首先指明了審查員在審查修改后文件時的2個基本點：修改的內容是否超范圍；修改的方式是否符合專利法實施細則第51條第3款的規(guī)定。其次，增加了視為針對通知書指出的缺陷進行修改的規(guī)定：對于申請人提交的包含有并非針對通知書所指出的缺陷進行修改的修改文件，如果其修改符合專利法第33條的規(guī)定，并消除了原申請文件存在的缺陷，且具有授權前景，則該修改可以被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改，經此修改的申請文件應當予以接受。第三，明確了對于不符合專利法實施細則第51條第3款的修改的處理方式：“發(fā)出通知書，通知申請人該修改文本不予接受，……”，此處需要說明的是，“通知書”應與已發(fā)出通知書的類型一致，并再次告知已指出過的缺陷，同時指定新的答復期限。第四，對申請人再次修改仍然不符合專利法實施細則第51條第3款規(guī)定的，審查員將依據修改前的文本繼續(xù)審查，由于針對其存在的缺陷已經發(fā)出過兩次通知書，符合駁回條件，可以作出駁回決定；如果通知書中指出的缺陷是可以依職權修改的，審查員可以對修改前的文本依職權修改后，作出授權決定。
增加了有關進入國家階段的國際申請的審查規(guī)范
修改前審查指南第三部分缺少實用新型國際申請進入實用新型審查部門后的審查，而且實用新型的國際申請進入國家階段后不同審查階段的審查職責劃分不明。通過這次審查指南的修改，明確了對于實用新型的國際申請，初審及流程管理部PCT二處進行進入國家階段的初步審查，即審查該申請是否符合進入國家階段的要求，而實用新型部進行的初步審查在于該申請是否能授予實用新型專利權。
第15節(jié)進入國家階段的國際申請的審查中大部分內容發(fā)明國際申請的相關內容一致，并根據專利法實施細則行了適應性修改。適應性修改包括：為適應專利法實施細則第112條第1款的規(guī)定，將實用新型的主動修改期限規(guī)定為2個月，對申請人根據專利合作條約第28條或第41條所進行修改也作了期限上的限定，其期限應當在2個月內；為適應專利法實施細則第113條，對實用新型的改正譯文錯誤的時機作了明確規(guī)定：在專利局作好公告實用新型專利權的準備工作之前，申請人發(fā)現中文譯文存在錯誤，可以提出改正請求。申請人改正譯文錯誤的，應當提出書面請求并繳納規(guī)定的改正譯文錯誤手續(xù)費。（知識產權報 付剛 卜芳） |
