明確授權(quán)條件 增加合案申請制度
——對外觀設(shè)計初步審查標準及相關(guān)內(nèi)容變化的解讀
2008年11月啟動的《專利審查指南》的修改工作，完全是為適應(yīng)第三次專利法修正案而進行的。所以，此次修改的原則是，只修改與第三次專利法及其實施細則修正案有關(guān)的部分，其余部分盡可能保持不動。完善外觀設(shè)計專利保護制度是第三次專利法及其實施細則修改的目的之一，因此，此次《專利審查指南》修改涉及該部分的內(nèi)容也相對較多。
外觀設(shè)計專利權(quán)的授權(quán)條件
1.實質(zhì)性條件
外觀設(shè)計專利權(quán)的授權(quán)條件分為形式條件和實質(zhì)條件。本次專利法修改，仍然保持了外觀設(shè)計專利初步審查制度，即外觀設(shè)計專利申請經(jīng)初步審查后，沒有發(fā)現(xiàn)不符合有關(guān)規(guī)定的內(nèi)容，就會授予專利權(quán)。
就實質(zhì)性條件來說，初步審查程序中增加了對于“明顯不符合專利法第23條第1款”的審查。
根據(jù)專利法實施細則第44條第1款第3項，專利法第23條第1款也作為初步審查的內(nèi)容。但是，在初步審查階段，原則上，對外觀設(shè)計專利申請仍然只進行初步審查，即通常不對其進行檢索。
在初步審查階段，所謂“明顯不符合專利法第23條第1款”，通常指在已經(jīng)存在的檢索報告中，發(fā)現(xiàn)X類的現(xiàn)有設(shè)計；屬于明顯抄襲現(xiàn)有設(shè)計或者屬于內(nèi)容明顯實質(zhì)相同的情形。
2.形式條件
專利法實施細則第28條明確列出了簡要說明應(yīng)當(dāng)寫明的內(nèi)容，為此《專利審查指南》也作了相應(yīng)的修改。
需要說明的是，申請人在提交申請時應(yīng)當(dāng)“指定一幅最能表明設(shè)計要點的圖片或者照片”，所述的圖片或者照片僅僅是為了滿足實施細則第99條的專利公報的出版要求，并不用于確定外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍。專利權(quán)人在獲得授權(quán)后，可以得到專利單行本，而所述單行本也供社會公眾免費查閱。
簡要說明中的“設(shè)計要點”可以有多種撰寫方式，例如“設(shè)計要點在主視圖”、“設(shè)計要點在于本產(chǎn)品的圖案”或者“設(shè)計要點在產(chǎn)品的上部”等等。其目的是要求申請人聲明自己所提交的產(chǎn)品外觀設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計相區(qū)別之處。應(yīng)當(dāng)注意的是，對“設(shè)計要點”的指明，不能變成對設(shè)計本身的描述，不應(yīng)與“用圖片或者照片清楚地顯示要求專利保護的產(chǎn)品的外觀設(shè)計”原則相違背。
此外，還應(yīng)當(dāng)注意的是，《專利審查指南》第四部分第五章6.1節(jié)規(guī)定，在無效階段中，“外觀設(shè)計簡要說明中設(shè)計要點所指設(shè)計并不必然對外觀設(shè)計整體視覺效果具有顯著影響，不必然導(dǎo)致涉案專利與現(xiàn)有設(shè)計相比具有明顯區(qū)別。例如，對于汽車的外觀設(shè)計，簡要說明中指出其設(shè)計要點在于汽車底面，但汽車底面的設(shè)計對汽車的整體視覺效果并不具有顯著影響。”
在侵權(quán)程序中，根據(jù)2009年12月28日公布的《最高人們法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第11條規(guī)定，“人民法院認定外觀設(shè)計是否相同或者近似時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)授權(quán)外觀設(shè)計、被訴侵權(quán)設(shè)計的設(shè)計特征，以外觀設(shè)計的整體視覺效果進行綜合判斷” ，“授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征相對于授權(quán)外觀設(shè)計的其他設(shè)計特征”，“通常對外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響”，因此，設(shè)計要點在后續(xù)程序中的作用需要法院通過判例逐步確立。
如果專利申請涉及同一產(chǎn)品的兩項相似外觀設(shè)計，簡要說明中應(yīng)當(dāng)指定一項基本設(shè)計。指定基本設(shè)計的目的僅是為了比較合案申請的多項外觀設(shè)計是否相似。
另外，對于要求外國優(yōu)先權(quán)，但在先申請并沒有簡要說明的外國申請，根據(jù)專利法實施細則第31條第4款的規(guī)定，申請人在中國提交申請時，也應(yīng)當(dāng)提交簡要說明。
根據(jù)在先申請與中國申請的關(guān)系，簡要說明的審查可以分為以下3種情況：
（1） 在先申請與中國申請完全一致時，在中國提交的簡要說明不應(yīng)超出在先申請文件的圖片或者照片所表示的范圍。
（2） 在先申請是部分外觀設(shè)計，中國申請是整體外觀設(shè)計時，在中國提交的簡要說明不應(yīng)超出在先申請文件的圖片或者照片所表示的范圍，其中包括未主張權(quán)利的部分設(shè)計。
（3）在先申請與中國申請不一致，中國申請對在先申請作了修改，但符合相同主題的要求時，在中國提交的申請的簡要說明不應(yīng)超出在中國提交的圖片或者照片的范圍。也就是說，在這種情況下，審查員先審查在先申請與在后申請主題是否一致，然后再審查簡要說明是否超出在后申請（即中國申請）的圖片與照片的范圍。
不予專利保護的客體
第三次專利法修正案第25條第1款第6項規(guī)定，對“主要起標識作用的平面印刷品”不給與專利保護。
在根據(jù)本條款進行審查時，要從該條款的3個構(gòu)成條件來審查。首先，是平面的印刷品（不考慮形狀），不包括墻紙、紡織品、摩托車貼花等；其次，其外觀設(shè)計是針對圖案、色彩或者二者的結(jié)合而作出的；第三，判斷所述設(shè)計是否“主要起標識作用”。“主要起標識作用”是指主要使消費者識別被裝入的商品或者被附著的產(chǎn)品的來源或者生產(chǎn)者。如果針對圖案、色彩或者二者結(jié)合所作出的設(shè)計具有裝飾性，則不屬于“主要起標識作用”。
根據(jù)上述標準，立體產(chǎn)品，例如包裝盒等，不屬于平面產(chǎn)品，因此，不屬于本條款排除的對象。
對于平面產(chǎn)品，以圖1至圖4（見下圖）為例，這4幅圖片所表示的外觀設(shè)計都屬于平面印刷品（即符合條件1），其外觀設(shè)計也是針對圖案、色彩而作出的（即符合條件2），但是圖1和圖2的外觀設(shè)計雖然具有“使消費者識別被裝入的商品或者被附著的產(chǎn)品的來源或者生產(chǎn)者”的作用，但是，其包含了以色彩構(gòu)成的爆炸形圖案設(shè)計，具有明顯的裝飾作用，因此，圖1和圖2所示產(chǎn)品的外觀設(shè)計可以被授予專利權(quán)。圖3和圖4所顯示的外觀設(shè)計不但是平面產(chǎn)品的，而且其中的圖案僅具有“使消費者識別被裝入的商品或者被附著的產(chǎn)品的來源或者生產(chǎn)者”的作用，沒有任何裝飾性作用，所以，不符合本條款的規(guī)定，不能被授予專利權(quán)。
需要注意的是，對于瓶貼等平面產(chǎn)品，如果申請人將所述瓶貼貼在瓶子等立體產(chǎn)品上，作為一件產(chǎn)品整體提交，這種情況，將不適用本條款的規(guī)定。
申請的形式
1.同一產(chǎn)品的兩項以上相似外觀設(shè)計
第三次專利法修正案增加了相似外觀設(shè)計合案申請制度（見審查指南第一部分第三章9.1節(jié)至9.2節(jié)）。
在原專利法及其實施細則的法律框架下，專利法第31條第2款規(guī)定，“一件外觀設(shè)計專利申請應(yīng)當(dāng)限于一種產(chǎn)品所使用的一項外觀設(shè)計”。也就是說，原則上，一件外觀設(shè)計專利申請中，只能包含一項外觀設(shè)計。專利法實施細則第13條第1款規(guī)定，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項專利”。由于修改后的審查指南將“同樣的外觀設(shè)計”定義為“相同或?qū)嵸|(zhì)相同的外觀設(shè)計”，因此，針對同一產(chǎn)品所使用的相近似外觀設(shè)計，如果作為一件申請?zhí)峤唬瑒t不符合專利法第31條第2款的規(guī)定；如果分別提交，則在無效宣告程序中，一旦被認定為屬于“同樣的外觀設(shè)計”，則專利權(quán)人只能保留一項專利，同一產(chǎn)品所使用的其余的相似外觀設(shè)計將被宣告無效。
另外，通過問卷調(diào)查和企業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在工業(yè)設(shè)計實踐中，設(shè)計者或者企業(yè)通常會就同一產(chǎn)品設(shè)計出多個相似的設(shè)計。從外觀設(shè)計專利保護的角度來說，如果一種產(chǎn)品僅提交一項外觀設(shè)計，那么所形成的權(quán)利保護范圍只是針對所述一項外觀設(shè)計形成的保護范圍；如果同時提交多個相似外觀設(shè)計，這些相似的外觀設(shè)計本身形成一個保護圈，在此基礎(chǔ)上形成的專利保護范圍顯然比一項專利所形成的保護范圍大。因此，為了解決專利實踐中的這一困境，增強外觀設(shè)計專利的保護力度，第三次專利法修正案增加了相似外觀設(shè)計的合案申請制度。
在《專利審查指南》中，允許合案的條件有兩種：一種是按照無效程序中同樣外觀設(shè)計的實質(zhì)相同的判斷標準，即找不同外觀設(shè)計之間的差異。這種方式比較嚴格，但產(chǎn)生的問題是，如果初審審查員認為是不相似的外觀設(shè)計，則會要求申請人分案，授權(quán)后，在無效程序中，復(fù)審委對于相似的認定可能與初審不同，那么就可能被認定為“同樣的外觀設(shè)計”，因此被無效；另一種是采用較寬松的標準，將“相似外觀設(shè)計”的定義擴展到專利法第23條第2款規(guī)定的部分情況，即找出不同外觀設(shè)計之間的相同或者相似設(shè)計特征，同時其他外觀設(shè)計和基本外觀設(shè)計之間的區(qū)別點“通常在于局部細微變化、該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計、設(shè)計單元重復(fù)排列或者僅色彩要素的變化等情形”。這種方式雖然會使部分無效程序中可能屬于非“同樣外觀設(shè)計”的外觀設(shè)計合案申請，但是，卻可以避免一旦發(fā)生糾紛，被無效的風(fēng)險。當(dāng)然，目前審查指南修改所采取的第二種方式，需避免申請人為了節(jié)省費用，將完全不同的外觀設(shè)計合案申請。
在新《專利審查指南》的框架下，應(yīng)該首先判斷合案申請的外觀設(shè)計是否是“同一產(chǎn)品”。此“同一產(chǎn)品”實際上指的是“同一種產(chǎn)品”。其次，再根據(jù)審查指南第一部分第三章9.1.2節(jié)第3段的標準進行判斷。以下通過具體案例來說明：
（1）圖5、圖6（見下圖）2個外觀設(shè)計是標貼，屬于同一種產(chǎn)品，且都具有相似的弧形，除此之外，兩幅圖片中的外觀設(shè)計再沒有其他相同或者相似的設(shè)計特征，所以，這兩個外觀設(shè)計屬于有明顯區(qū)別的外觀設(shè)計，不能合案申請。
（2） 局部細微變化
圖7和圖8（見下圖）所示兩種紙巾包裝袋，其相同或相似的設(shè)計特征體現(xiàn)在所述兩個設(shè)計的背景和卡通動物上；區(qū)別點在于卡通動物的姿勢和包裝袋的形狀，包裝袋的形狀屬于該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計，而卡通動物的姿勢可以認為是局部細微變化，因此，所述兩個設(shè)計可以合案申請。
（3）設(shè)計單元重復(fù)排列
圖9、圖10（見下圖）所示的染色機，首先屬于同一種產(chǎn)品，即都是染色機；其次，二者具有相同的設(shè)計特征，即有多個染色窗口排列組成；第三，如果將每個染色窗口看作一個設(shè)計單元的話，這兩種染色機明顯屬于設(shè)計單元重復(fù)排列，因此，符合《專利審查指南》的規(guī)定，可以合案申請。
（4）色彩要素的變化
圖11、圖12（見下圖）所示標貼設(shè)計，首先屬于同一種產(chǎn)品；其次，二者具有相似的設(shè)計特征，即爆炸性圖案加上水果，且圖案的基本色調(diào)與水果相匹配；二者的區(qū)別在于圖案中的水果不同，可以認為所述區(qū)別屬于色彩要素的變化，因此，可以合案申請。
對于同一產(chǎn)品的相似外觀設(shè)計的視圖標注方式，申請人應(yīng)當(dāng)在每個設(shè)計的視圖名稱前以阿拉伯?dāng)?shù)字順序編號標注，并在編號前加以“設(shè)計”字。例如：設(shè)計1主視圖，這樣可以方便申請人在簡要說明中指定基本設(shè)計。
另外，為了與審查指南第四部分第五章相統(tǒng)一，本節(jié)增加了“組件產(chǎn)品”的定義。
在審查實踐中，“組件產(chǎn)品”不論連接方式如何，都視為一件產(chǎn)品而給予保護。從組成成分來說，組件產(chǎn)品本身有兩種情形：一是指“由多個不同特定形狀或者圖案的構(gòu)件組成，且所述構(gòu)件本身不能單獨出售且不能單獨使用”。實際上只有極少數(shù)的產(chǎn)品是這種情形，例如撲克牌、插接玩具或者拼圖玩具；二是由多個可以單獨出售或者單獨使用的物品（即構(gòu)件）組合而成的產(chǎn)品，例如由鏡子、水龍頭和洗臉盆以及柜子構(gòu)成的組合產(chǎn)品（見圖13）。
此外，還有一種情形是既可以是組件產(chǎn)品，也可以是成套產(chǎn)品（見圖14）。一旦授予專利權(quán)后，成套產(chǎn)品中的每個產(chǎn)品都享有獨立的權(quán)利，因此，每個產(chǎn)品都應(yīng)當(dāng)清楚地顯示出來。
2.成套產(chǎn)品
本次專利法及其實施細則修改，將允許合案申請的成套產(chǎn)品從同一小類擴展到了同一大類。審查指南依據(jù)專利法及其細則對此作了適應(yīng)性修改。以往成套的桌椅必須分案申請，但今后，具有相同設(shè)計構(gòu)思、成套出售或者成套使用的屬于同一大類的兩件以上產(chǎn)品可以合案申請。
外觀設(shè)計分類過程中增加了補正以及對補正通知書的答復(fù)
由于以往分類員根據(jù)申請人提交的圖片或者照片、產(chǎn)品名稱或者簡要說明等內(nèi)容有時無法判斷產(chǎn)品的用途，因此，不能給出準確的產(chǎn)品分類，而分類員與申請人或者代理人電話聯(lián)系后，不能及時得到反饋，所以，有些申請就無法分類。為此，在本次審查指南修改中，為了加快分類，外觀設(shè)計分類過程中增加了補正環(huán)節(jié)，如果申請人或者代理人不能按期答復(fù)，所述的申請將被視為撤回。（知識產(chǎn)權(quán)報 劉雅） |
