進(jìn)一步完善發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查標(biāo)準(zhǔn) 提高審查質(zhì)量
——對(duì)《專利審查指南》發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查相關(guān)修改內(nèi)容的解讀
本次《專利審查指南》第二部分實(shí)質(zhì)審查的修改主要包括以下內(nèi)容：一是根據(jù)專利法及其實(shí)施細(xì)則的修改內(nèi)容對(duì)《專利審查指南》第二部分進(jìn)行了適應(yīng)性修改；二是對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整修改；三是增加了涉及保密審查條款及遺傳資源保護(hù)有關(guān)條款的審查。
下面就上述幾點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)說明：
適應(yīng)性修改的內(nèi)容
由于對(duì)專利法和專利法實(shí)施細(xì)則的有關(guān)條款進(jìn)行了修改，因此《專利審查指南》在相應(yīng)的章節(jié)進(jìn)行了適應(yīng)性的修改。
原專利法實(shí)施細(xì)則第二條第二款有關(guān)發(fā)明的定義現(xiàn)改為專利法第二條第二款；原專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第一款有關(guān)權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍的內(nèi)容現(xiàn)改為專利法第二十六條第四款；原專利法實(shí)施細(xì)則第二十一條第二款有關(guān)獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明技術(shù)方案、記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征的內(nèi)容現(xiàn)改為專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款。
原專利法第五十六條第一款有關(guān)說明書和附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容現(xiàn)改為專利法第五十九條第一款；原專利法實(shí)施細(xì)則第十三條第二款有關(guān)兩個(gè)以上的申請(qǐng)人同日分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的，應(yīng)當(dāng)在收到通知后自行協(xié)商確定申請(qǐng)人的內(nèi)容現(xiàn)改為專利法實(shí)施細(xì)則第四十一條第一款；原專利法實(shí)施細(xì)則第十八條至第二十五條的內(nèi)容相應(yīng)改為專利法實(shí)施細(xì)則第十七條至第二十四條，原專利法實(shí)施細(xì)則第三十一條第一、二款有關(guān)不喪失新穎性的寬限期的內(nèi)容現(xiàn)改為專利法第三十條第一、二款；原專利法實(shí)施細(xì)則第三十三條有關(guān)要求優(yōu)先權(quán)的條件的內(nèi)容現(xiàn)改為專利法實(shí)施細(xì)則第三十二條；原專利法實(shí)施細(xì)則第三十五條有關(guān)單一性特定技術(shù)特征的內(nèi)容現(xiàn)改為專利法實(shí)施細(xì)則第三十四條。由于這些條款沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化，《專利審查指南》也僅是分別在相應(yīng)章節(jié)的引用和旁注的法條方面進(jìn)行了適應(yīng)性的修改。
涉及專利法實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款，其中由“分案申請(qǐng)不得超出原申請(qǐng)公開的范圍”改為“分案申請(qǐng)不得超出原申請(qǐng)記載的范圍”。對(duì)此，在《專利審查指南》第二部分第六章第3.3節(jié)引用該條款時(shí)進(jìn)行了相應(yīng)的修改，因?yàn)樵瓧l款所述的“公開的范圍”應(yīng)當(dāng)理解為專利法第三十三條所述的“記載的范圍”。
根據(jù)新專利法第九條第一款及專利法第四十一條第二款的規(guī)定，對(duì)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的處理，《專利審查指南》在第二部分第二章第6節(jié)中進(jìn)行了適應(yīng)性的修改。其中對(duì)兩件專利申請(qǐng)的處理，同一申請(qǐng)人同日(指申請(qǐng)日，有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日)就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出兩件專利申請(qǐng)，它們符合授予專利權(quán)的其他條件，應(yīng)當(dāng)分別通知申請(qǐng)人進(jìn)行選擇或者修改。在根據(jù)專利法第九條第一款增加規(guī)定“禁止重復(fù)授權(quán)原則”的同時(shí)，在該條款中又規(guī)定了該原則的一種例外情況，即對(duì)于同一申請(qǐng)人同日(僅指申請(qǐng)日)對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型又申請(qǐng)發(fā)明專利的，在先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，并且申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)分別做出說明的，除通過修改發(fā)明專利申請(qǐng)外，還可以通過放棄實(shí)用新型專利權(quán)避免重復(fù)授權(quán)。審查上述發(fā)明專利申請(qǐng)時(shí)，如果該申請(qǐng)符合授權(quán)的其他條件，應(yīng)當(dāng)通知申請(qǐng)人進(jìn)行選擇或者修改，申請(qǐng)人選擇放棄實(shí)用新型專利權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在答復(fù)審查意見通知書時(shí)附交放棄實(shí)用新型專利權(quán)的書面聲明。此時(shí)，對(duì)符合授權(quán)條件的發(fā)明專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)發(fā)出授權(quán)通知書，并將放棄上述實(shí)用新型專利權(quán)的書面聲明轉(zhuǎn)至有關(guān)審查部門，由專利局予以登記和公告，公告上注明上述實(shí)用新型專利權(quán)自公告授予發(fā)明專利權(quán)之日起終止。
由于新專利法第二十二條對(duì)新穎性做出了修改，即“新穎性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)，也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請(qǐng)日以前向國務(wù)院行政部門提出過申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日以后公布的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利文件中”。《專利審查指南》根據(jù)該條款在第二部分第三章對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型有關(guān)新穎性的內(nèi)容做出了適應(yīng)性修改：一是引入新專利法第二十二條的規(guī)定；二是拓展了現(xiàn)有技術(shù)的范圍，取消了對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的地域性限制，采用了國際通行的絕對(duì)新穎性標(biāo)準(zhǔn)；三是改變了構(gòu)成抵觸申請(qǐng)的條件，使抵觸申請(qǐng)包含任何單位或者個(gè)人在先申請(qǐng)、在后公布或者公告的發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)。此規(guī)定適應(yīng)了經(jīng)濟(jì)全球化和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，有利于鼓勵(lì)真正的發(fā)明創(chuàng)造，避免了在國外已經(jīng)能夠?yàn)楣娮杂墒褂玫默F(xiàn)有技術(shù)在我國得到專利獨(dú)占權(quán)。此外，《專利審查指南》在重新定義的抵觸申請(qǐng)中，取消了“他人”的限制，因此，以往造成重復(fù)授權(quán)的申請(qǐng)人本人的不同申請(qǐng)日的同樣的發(fā)明創(chuàng)造不再作為影響重復(fù)授權(quán)的文件，而被作為影響新穎性的對(duì)比文件。此外，重新定義的抵觸申請(qǐng)將原定義中的“公布的同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)”修改為“公布的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利文件”，明確了抵觸申請(qǐng)不僅包括專利申請(qǐng)文件，而且包括授權(quán)公告的專利文件，從而完善了抵觸申請(qǐng)的定義。
新專利法第二十二條第三款有關(guān)創(chuàng)造性的規(guī)定中，將“已有技術(shù)”改為了“現(xiàn)有技術(shù)”，第二十二條第五款中對(duì)“現(xiàn)有技術(shù)”的定義也做出了修改，因此，《專利審查指南》在相應(yīng)的第二部分第四章第2節(jié)和第二部分第三章第2.1節(jié)做出了修改。修改后，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)取消地域限制，無論是出版物公開、使用公開還是以其他方式公開都無地域限制。因此，在審查評(píng)價(jià)創(chuàng)造性時(shí)，應(yīng)考慮到現(xiàn)有技術(shù)的定義已發(fā)生變化。
有關(guān)調(diào)整修改的內(nèi)容
1. 調(diào)整法條的順序表述
《專利審查指南》在第二部分第八章第5.2、5.2.1和5.2.1.1節(jié)中對(duì)修改進(jìn)行的說明所引用的相關(guān)法條順序進(jìn)行了調(diào)整，即由原來順序的專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第一款、專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款、專利法第三十三條調(diào)整為現(xiàn)在的專利法第三十三條、專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第一款、專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的順序。其修改的意圖在于：進(jìn)一步突出對(duì)修改的內(nèi)容與范圍作出規(guī)定的專利法第三十三條的重要法律地位。其中在第5.2.1.1節(jié)修改的內(nèi)容與范圍中進(jìn)一步明確指出：“不論申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)文件的修改屬于主動(dòng)修改還是針對(duì)通知書指出的缺陷進(jìn)行的修改，都不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”。
2. 增加第5.2.1.2節(jié)主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)
根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第一款的規(guī)定，在該節(jié)中進(jìn)一步明確了主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)，即：在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求時(shí)和在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書之日起的三個(gè)月內(nèi)。在答復(fù)專利局發(fā)出的審查意見通知書時(shí)，不得再進(jìn)行主動(dòng)修改。
3.增加第5.2.1.3節(jié)答復(fù)審查意見通知書時(shí)的修改方式
在該節(jié)中進(jìn)一步明確答復(fù)審查意見通知書時(shí)的修改方式，并對(duì)即使修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，也不能被視為是針對(duì)通知書指出的缺陷進(jìn)行的修改，因而不予接受的5種情況增加了“主動(dòng)”二字。這種增加看似更加嚴(yán)格，實(shí)際上是適當(dāng)放寬了要求，即只有在不是為了克服審查意見通知書指出的缺陷而“主動(dòng)”刪除技術(shù)特征、改變技術(shù)特征或主題、增加新的權(quán)利要求的修改不予接受；但為了克服審查意見通知書指出的缺陷而進(jìn)行的上述修改則由于被視為“非主動(dòng)修改”而可以被允許。
4.進(jìn)一步細(xì)化駁回申請(qǐng)條件
本次《專利審查指南》對(duì)第二部分第八章第6.1.1節(jié)駁回申請(qǐng)的條件進(jìn)行了修改，主要涉及審查員可以在一通之后駁回發(fā)明專利申請(qǐng)的條件，修改后的規(guī)定與修改前的規(guī)定沒有實(shí)質(zhì)上的變化，只是對(duì)原規(guī)定進(jìn)行了細(xì)化和補(bǔ)充。一是進(jìn)一步明確了申請(qǐng)人在答復(fù)通知書時(shí)提出的意見陳述和/或證據(jù)是針對(duì)通知書指出的可駁回缺陷提出的，不是針對(duì)通知書指出的可駁回缺陷提出的意見陳述和/或證據(jù)，哪怕是有說服力的，也不認(rèn)為滿足這里所規(guī)定的條件。二是明確了申請(qǐng)人在答復(fù)時(shí)對(duì)申請(qǐng)文件的修改是針對(duì)通知書指出的缺陷進(jìn)行的修改，不包括申請(qǐng)人對(duì)通知書指出的缺陷之外的申請(qǐng)文件的其他部分的修改；并且進(jìn)一步補(bǔ)充了如果修改僅是改正了錯(cuò)別字或更換了表述方式而技術(shù)方案沒有實(shí)質(zhì)上的改變，則不認(rèn)為是駁回所針對(duì)的事實(shí)發(fā)生改變的情形。
有關(guān)增加的條款的審查
1.涉及保密審查條款的審查
新專利法第二十條規(guī)定，任何單位或者個(gè)人將在中國完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國申請(qǐng)專利的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行保密審查。該條款既是駁回條款，也是無效條款。在專利法實(shí)施細(xì)則第八條第一款中則對(duì)“在中國完成”進(jìn)行了解釋。
根據(jù)新專利法第二十條第一款的規(guī)定，《專利審查指南》在第二部分第八章第4.7節(jié)適應(yīng)性地作出了說明，其中增加了“如果審查員有理由認(rèn)為申請(qǐng)所涉及的發(fā)明是在中國完成，且向外國申請(qǐng)專利之前未報(bào)經(jīng)專利局進(jìn)行保密審查，應(yīng)當(dāng)審查申請(qǐng)是否符合專利法第二十條的規(guī)定”的內(nèi)容。
在第4.7節(jié)明確了在實(shí)審階段對(duì)申請(qǐng)涉及保密審查的情形。通常情況下，只有當(dāng)審查員有理由認(rèn)為申請(qǐng)有違反專利法第二十條第一款規(guī)定的情況才可駁回該申請(qǐng)。
2.涉及遺傳資源保護(hù)有關(guān)條款的審查
修改后的專利法第五條第二款規(guī)定：對(duì)違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源，并依賴該遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權(quán)。修改后的專利法實(shí)施細(xì)則第二十六條第一款對(duì)“遺傳資源”和“依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造”進(jìn)行了下述定義：專利法所稱遺傳資源，是指取自人體、動(dòng)物、植物或者微生物等含有遺傳功能單位并具有實(shí)際或者潛在價(jià)值的材料；專利法所稱依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，是指利用了遺傳資源的遺傳功能完成的發(fā)明創(chuàng)造。
為了進(jìn)一步落實(shí)專利法第五條第二款的規(guī)定，修改后的《專利審查指南》第二部分第一章(“不授予專利權(quán)的申請(qǐng)”)中新增了第3.2節(jié)，其中詳細(xì)規(guī)定了“遺傳功能”、“遺傳功能單位”、“取自人體、動(dòng)物、植物或者微生物的含有遺傳功能單位的材料”、“發(fā)明創(chuàng)造利用了遺傳資源的遺傳功能”以及“違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源”的含義。另外，第3.2節(jié)中還給出了一個(gè)例子，來說明何種情況屬于違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源,清楚地界定了根據(jù)專利法第五條第二款不授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造的范圍，特別是“依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造”的范圍。
修改后的專利法第二十六條第五款規(guī)定：依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在專利申請(qǐng)文件中說明該遺傳資源的直接來源和原始來源；申請(qǐng)人無法說明原始來源的，應(yīng)當(dāng)陳述理由。至于如何披露遺傳資源來源信息，修改后的專利法實(shí)施細(xì)則第二十六條第二款規(guī)定：就依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在請(qǐng)求書中予以說明，并填寫國務(wù)院專利行政部門制定的表格。
為了進(jìn)一步落實(shí)專利法第二十六條第五款的規(guī)定，修改后的《專利審查指南》第二部分第十章(“關(guān)于化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利申請(qǐng)審查的若干規(guī)定”)中新增了第9.5節(jié)。其中，第9.5.1節(jié)給出了“直接來源”和“原始來源”的定義，并且規(guī)定了遺傳資源直接來源的披露信息為獲取該遺傳資源的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、提供者等，而原始來源的披露信息為采集該遺傳資源所屬生物體的時(shí)間、地點(diǎn)、采集者等。
關(guān)于對(duì)披露內(nèi)容的具體要求，第9.5.2節(jié)中明確規(guī)定，除了在請(qǐng)求書中予以說明外，還應(yīng)在專利局制定的《遺傳資源來源披露登記表》(下稱登記表)中按照填表要求，清楚、完整地披露直接來源和原始來源的相關(guān)信息。第9.5.2節(jié)中還規(guī)定：如果遺傳資源的直接來源為從某個(gè)機(jī)構(gòu)獲得，該機(jī)構(gòu)知曉并能夠提供原始來源的，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提供該遺傳資源的原始來源信息。申請(qǐng)人聲稱無法說明原始來源的，應(yīng)當(dāng)陳述理由，必要時(shí)提供有關(guān)證據(jù)。例如指明“該種子庫未記載(或不能提供)該遺傳資源的原始來源”，并提供該種子庫出具的相關(guān)書面證明。
第9.5.3節(jié)的內(nèi)容涉及遺傳資源來源披露的審查，從中可以看出，如果申請(qǐng)人未在申請(qǐng)日提交或者交全登記表，仍可以在實(shí)審階段應(yīng)審查員的要求補(bǔ)交或補(bǔ)全登記表。在這兩種情況下，審查員應(yīng)當(dāng)在審查意見通知書中告知申請(qǐng)人補(bǔ)交或補(bǔ)全登記表，通知書中還應(yīng)當(dāng)具體指明需要披露來源的遺傳資源并說明理由。如果申請(qǐng)人提交了登記表，審查員應(yīng)當(dāng)審查該登記表的填寫是否符合規(guī)定，如果存在缺陷，則應(yīng)通知申請(qǐng)人并具體指出該缺陷。經(jīng)申請(qǐng)人陳述意見或者進(jìn)行修改后仍不符合專利法第二十六條第五款規(guī)定的，審查員應(yīng)當(dāng)駁回其專利申請(qǐng)。
第9.5.3節(jié)中還特別提到：登記表中的內(nèi)容不屬于原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容，因此不能作為判斷說明書是否充分公開的依據(jù)，也不得作為修改說明書和權(quán)利要求書的基礎(chǔ)。
申請(qǐng)人在填寫登記表時(shí)，應(yīng)仔細(xì)閱讀填表的注意事項(xiàng)，特別是以下內(nèi)容：
（1）一個(gè)遺傳資源一般應(yīng)當(dāng)填寫一張登記表，但是，當(dāng)遺傳資源名稱有多個(gè)，而其他所有欄目內(nèi)容都相同時(shí)，可以僅填寫一張登記表。
（2）在填寫原始來源的獲取地點(diǎn)時(shí)，申請(qǐng)人一般應(yīng)將其披露至省(市)，如果申請(qǐng)人無法披露至省(市)，也可以只披露至國家。但是，如果遺傳資源的直接獲取方式為自行采集或委托采集，則必須說明該遺傳資源的原始來源，并將原始來源披露至省(市)一級(jí)。
（3）涉及人類遺傳資源的，申請(qǐng)人披露其來源信息時(shí)，不得公開被采集遺傳資源的個(gè)人的姓名、身份證號(hào)和詳細(xì)住址。（知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào) 茅紅 孫廣秀） |
